解读“专利权评价报告”

2021-01-08

  文/北京南京中标知识产权代理有限公司 杨东游

  

  一、专利权评价报告的由来与特点

  (一)专利权评价报告的由来

  在授予实用新型或者外观设计专利权之前,国家知识产权局仅仅进行形式审查,未对其是否具备新颖性、创造性的要求而进行检索、分析和评价。设立专利权评价报告,有利于平衡实用新型或者外观设计专利权人与社会公众的利益,引导实用新型专利权人或外观设计专利权人合法地行使权利,使公众免遭诉累。

  (二)专利权评价报告的特点

  1、评价部门的法定性。即专利权评价报告必须由国家知识产权局这一法定部门作出,其他任何部门或机构均无权作出专利权评价报告。

  2、评价客体的特定性。只能请求人对已经授权公告的实用新型或者外观设计作出评价报告,包括已经终止或者放弃的实用新型专利或者外观设计专利。

  针对下列情形请求出具专利权评价报告的,国家知识产权局视为未提出:

  (1)未授权公告的实用新型专利申请或者外观设计专利申请;

  (2)已被专利复审委员会宣告全部无效的实用新型专利或者外观设计专利;

  (3)国家知识产权局已作出专利权评价报告的实用新型专利或者外观设计专利。

  3、报告请求人的限定性。根据规定,只有专利权人或者利害关系人才有权要求国家知识产权局出具报告。实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的,请求人可以是部分专利权人。请求人是利害关系人的,在提出专利权评价报告请求的同时应当提交相关证明文件。例如,请求人是专利实施独占许可合同的被许可人的,应当提交与专利权人订立的专利实施独占许可合同或其复印件;请求人是专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人的,应当提交与专利权人订立的专利实施普通许可合同或其复印件,以及专利权人授予起诉权的证明文件。如果所述专利实施许可合同已在国家知识产权局备案,请求人可以不提交专利实施许可合同,但应在请求书中注明。

  4、查阅复制的任意性。据专利法实施细则第五十七条的规定,国家知识产权局在作出专利权评价报告后,任何单位或者个人可以查阅或者复制。

 

  二、专利权评价报告的作用

  《专利审查指南》认为:“专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据,主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。作为证据,供人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。”

  为此,可以如此理解专利权评价报告的性质与作用:如请求人或原告提供肯定性评价报告时,专利行政部门或法院原则上不中止案件的审理;相反,如被请求人或被告提供否定性评价报告时,专利行政部门或法院原则上应当中止案件的审理。当然,中止审理的前提条件是请求人同时向国家局提出无效宣告。如果被请求人或被告仅仅是提供否定性的专利权评价报告而不提起无效宣告,相关部门没有理由中止审理。

  具体而言,专利权评价报告可在以下几个方面发挥重要作用:

  1、在展会上的作用。在专利权人主动提供的专利权评价报告时,展会上的知识产权管理部门更能积极受理投诉,并能以此驳回涉嫌侵权人的相关抗辩。

  2、在专利权许可、质押、转让与入股中的作用。在上述使用情况下,更容易与专利权人达成交易,减少交易时间。

  3、在专利侵权诉讼中作用。同样,在提起侵权诉讼的同时提供专利权评价报告,即使被告在答辩期内提起无效宣告,法院一般也不中止审理,同时,对原告的证据保全、财产保全申请,法院也更容易接受。相反,如果在专利权人发现涉嫌侵权人之后,再去办理评价报告,这就将化去二个多月的时间进行等待。如果立案时仍未能提供的,一旦对方在答辩期内提起宣告无效,法院一般应当中止审理;另外,对于原告的财产保全申请,法院由于担心专利权的法律稳定性,往往怠于行使。

 

  三、专利权评价报告的请求、时间

  请求书中应当写明实用新型专利或者外观设计专利的专利号、发明创造名称、请求人和/或专利权人名称或者姓名。每一请求应当限于一件实用新型或者外观设计专利。多个请求人分别请求对同一件实用新型专利或者外观设计专利作出专利权评价报告的,国家知识产权局均予以受理,但仅作出一份专利权评价报告。

  国家知识产权局应当自收到合格的专利权评价报告请求书和请求费后两个月内作出专利权评价报告。未发现被评价专利存在不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的,审查员应当在专利权评价报告中给出明确结论。对于被评价专利存在不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的,审查员应当在专利权评价报告中根据专利法及其实施细则具体阐述评价意见,并给出该专利不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的明确结论。

  

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