澳大利亚专利申请和异议程序

2021-01-22

  文/北京南京中标知识产权代理有限公司高杨

  

  一直以来,澳大利亚是中国申请人向国外申请专利时比较倾向选择的国家之一。在工作过程中,笔者发现澳大利亚的创新专利制度吸引了很多申请人的兴趣,因此笔者对此作了一些整理。以下,笔者从澳大利亚的申请类型和审查流程、创新专利的特点和优势、标准专利和创新专利的相互转换、分案时机与类型、异议程序等方面进行了介绍,最后简单介绍了有关创新专利废除的相关时间点以及申请人可以进行的操作。

 

  一、申请类型和审查流程

  澳大利亚专利分为:标准专利Standard patent(类似中国的发明)、创新专利innovation patent(类似中国的实用新型,但也有较多不同之处)、外观专利。

  标准专利:可以通过PCT/CP提交澳大利亚标准专利新申请,并在5年内提出实质审查(PCT从PCT国际申请日起算,CP从澳大利亚申请日起算)。在收到第一次审查意见后12个月内克服所有缺陷,克服缺陷后进入审定,审定后3-6个月授权。标准专利保护期限是20年(药物、药品专利保护期限为25年)。

  创新专利:可以通过CP提交澳大利亚标准专利新申请;如果是通过PCT途径的话,不能直接提交创新专利,而是需要以PCT申请为基础提交分案申请进入澳大利亚;或者以标准专利进入国家阶段,然后再通过转换类型或者提分案得到创新专利申请。实审不是必须的,如果提了实审,那么在收到第一次审查意见后6个月内需克服所有缺陷,克服缺陷后进入审定,审定后3-6个月授权。创新专利保护期限是8年。

  以下是标准专利和创新专利的对比表:

  以下是标准专利和创新专利的审查流程:

标准专利审查流程

标准专利审查流程

  二、创新专利的特点和优势

  创新专利的特点:

  1.授权快。一般提交申请后1-2个月内就可以授权。

  2.授权后可以提实审(8年保护期内都可以提),但不是必须。授权后专利权人或第三人均可提出实审请求,如果实审通过,则会给出创新专利证明书,得到该证明书后专利权人方可行使权力,而第三人有机会提出异议。关于实审费用:如果实审请求是由专利权人提出,实审费用理所当然全部是由专利权人来支付。如果实审请求是由第三人提出,那么实审费用是由该第三人和专利权人共同支付,双方各支付一半的费用。

  3.创造性要求低。澳大利亚专利法规定的创新专利的创造性是“对于实现发明的实质贡献”,而根据实践经验,其实只要求新颖性,即使提出实审,审查员也只是审查新颖性。

  4.标准专利和创新专利是可以同时存在的,申请人可以在标准专利的基础上通过分案、转换类型提出创新专利,只要两者的保护范围略微不同就可以,这个规定是比较宽松的。

  创新专利的优势:

  1.对于本身创造性不强的发明创造,创新专利更容易得到授权。

  2.不需要提实审就能获得授权,一方面来说,可以等到发现被侵权或者计划进行转让许可时再请求实审;另一方面,如果后续申请人基于某些原因的考虑,放弃这项专利,那也就避免了浪费提实审的费用。

  以上这些都给申请人提供了一个比较大的选择空间,可以根据自身的不同情况选择不同的申请路线。

 

  三、标准专利和创新专利的相互转换

  从提交申请一直到授权之前,标准专利和创新专利都可以相互转换。

  特殊的是,由于创新专利授权非常快,如果是从创新专利转换为标准专利,在时间上就会比较受限制,需要尽快提出,一般可能在不超过申请日起一周时间提出才能转换成功。

 

  四、分案时机与类型

  标准专利提分案的时机:在相应母案处于pending状态时即可,即使最早的母案已经不处于审查状态。

  创新专利提分案的时机:从申请日起到授权前,一般是在申请日起一周内提出,类型可以是创新专利或者是标准专利;从实审开始到颁发创新专利证明书之前提分案,类型只能还是创新专利。

  也就是说,标准专利可以分案为创新专利;创新专利在授权之前可以分案为创新专利或是标准专利,在授权之后只能分案为创新专利。

 

  五、异议程序

  如果申请人拿到了一个权力范围比较广的专利证明,而竞争对手要生产的产品有侵权风险,那么该对手往往会选择提出异议,这对于该对手而言是个较好的选择,因为如果选择向联邦法院提出无效,那费用是非常高昂的。

  澳大利亚异议程序一般包括提出异议声明阶段、提交证据阶段、听证以及决定。

  对于标准专利来说,异议程序过程如下:

  提出声明阶段:

  对手在审定公开之后到授权前的的三个月内向专利局提出异议声明,该期限不能延长;

  提出异议声明后的3个月内对手提交理由和详情文件,提出异议普遍的理由是缺乏新颖性,创造性等,公开不充分现在也被纳入异议理由范围。

  提交证据阶段:

  支持的证据:由对手继续提交证据,在此阶段不能提出新的理由;

  答辩的证据:由申请人提供,针对对手的证据进行答辩;

  应对的证据:由对手提供,针对申请人的答辩来进行应对。

  听证:

  证据阶段结束后,将会择期听证,听证可以是口头(在听证办公室现场,电话,视频会议)的或者书面的。口头听证前,双方都需要提交一个书面的summary of submissions,要求申请人在距听证5天之前提交,对手在距听证10天之前提交。

  异议决定:

  听证结束后3个月内会下发决定;

  如果异议结果不服,可以上诉到联邦法院再次审理;

  异议通知到决定的平均时间是3年。

  以下是标准专利的异议程序:

  对于创新专利来说,异议程序大体上跟标准专利类似,但也有些许不同:

  提出异议的时间是在创新专利获得专利证明书之后均可提出;并且在提交异议声明的同时需一并提交理由和详情文件。

  另外,提交证据阶段只包含专利权人提交“答辩的证据”和对手提交“应对的证据”,相对于标准专利而言少了对手提交“支持的证据”这一部分。

 

  六、创新专利废除的时间点和过渡政策

  澳大利亚2020年知识产权法修正案于2020年2月26日开始生效。该修正案对该国2003年设计专利法、1990年专利法及1995年商标法进行修正,并启动逐步废除创新专利制度。修正法规定,在18个月的过渡期过后,也就是自2021年8月26日起,将无法申请新的创新专利;在2021年8月26日前申请的创新专利将继续有效,直至到其8年的期限;而在2021年8月26日提出的标准专利申请,在授权前仍可以转换为创新专利,或者以分案的形式申请一个创新专利。

  

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