专利审查高速路(PPH)理论及操作

2021-01-29

  文/北京南京中标知识产权代理有限公司 周慧敏

  

  摘要:专利审查高速路(PPH)是随着全球专利申请量不断攀升且专利制度逐渐国际化、标准化发展的过程而建立的一种有利于申请人的专利审查加快程序。本文简介了PPH的理论与实践中需要注意的一些事项。

  关键字:专利审查高速路、PPH、专利实践

 

  专利审查高速路(Patent Prosecution Highway,简称PPH)是目前国际上在缔结有双边或多边协议的协约国之间约定的一种专利审查加快程序。具体而言,当申请人在首次申请受理局(Office of First Filing,OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时,则只要相关后续申请满足一定条件,包括在先申请和后续申请的权利要求充分对应、OFF/OEE(Office of Earlier Examination,在先审查局)的工作结果可被后续申请受理局(Office of Second Filing,OSF)获得等,申请人即可以OFF/OEE的工作结果为基础,请求OSF加快审查后续申请。当在先申请的权利要求的可专利性至少部分得到认可时,参与PPH项目可以加快审批、节省后续审查的费用并且授权率更高。

  在经济全球化的今天,跨国企业的快速发展使得PCT国际专利申请、进出口专利申请的申请量均不断增长,PPH项目也逐渐得到申请人的重视。

  需要特别指出的是,PPH项目并不是各协约国约定相互承认专利审查结果的机制,而仅仅是一种加快审查的机制。在申请人递交PPH请求并且PPH请求被受理后,各国专利局仍需按照各自的专利制度进行常规的实质性审查程序。

  PPH可以分成常规PPH(亦称普通PPH)和PCT-PPH两种形式。常规PPH是以某国家或地区专利局做出的可授权审查意见为依据,向OSF提出的加快审查请求。PCT-PPH是指PCT申请的申请人从特定的国际检索单位或国际初步审查单位收到肯定的书面意见或国际初步审查报告,指出其PCT申请中至少有一项权利要求具有可专利性,申请人可以请求有关国家或地区阶段的申请加快审查。

  对于常规PPH,又可以根据OFF申请的不同进一步细分为巴黎公约路径和PCT路径两种。对于巴黎公约路径,是在OFF申请的优先权期限内,以巴黎公约途径进入到OSF,而后在满足一定条件下对OSF申请提出加快审查请求。对于PCT路径,是指OFF申请和OSF申请均是以PCT申请进入国家阶段的方式提出的,申请人在满足一定条件下对OSF申请提出加快审查请求。

  中国国家知识产权局与欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅和美国专利商标局共同开展了五局(IP5)专利审查高速路(PPH)试点项目,并且与其他多国专利局开展了PPH试点项目。以下仅针对向中国国家知识产权局提出PPH请求阐述一些实践上的心得体会。

  首先需要明确适合向中国国家知识产权局提出PPH请求的时机。中国国家知识产权局规定,必须在申请已经公开后提交PPH请求,并且必须在申请已经进入实质审查阶段或者在提出实质审查请求的同时提出PPH请求,在提出PPH请求之时中国国家知识产权局尚未对该申请进行实质性审查。简单来说,PPH请求需要在提出实质审查请求的同时或之后并且在申请人收到中国国家知识产权局下发的第一次审查意见之前提出。为了确保PPH请求被接受,通常建议申请人在收到中国国家知识产权局专利局发出的“发明专利申请进入实质审查阶段通知书”之日起的3个月内——即在进入实质审查阶段后的主动修改期限内——提出PPH请求。

  申请人对同一申请最多只有两次提出PPH请求的机会。因此,在主动修改期限内尽快提出PPH请求可以留出一定的余地,如果第一次PPH请求未通过,可以及时修改申请并重新提出PPH请求。

  参与PPH项目要求对应申请的最新工作结果中明确表明了对应申请中至少有一项或多项权利要求是可授权性/具有可专利性,即针对一些权利要求做出了肯定性意见。例如,对于中美PPH,具备提出PPH请求的条件的权利要求包括:最新授权及缴费通知(Notice of Allowance and Fees Due)的授权通知部分(Notice of Allow ability)的“可授权的权利要求是___”栏中(“The allowed claim(s)is/are___”)列出的权利要求;在最新的非最终驳回意见(Non-Final Rejection)或最终驳回意见(Final Rejection)的意见总结部分(Office Action Summary)的“可授权的权利要求是___”栏中(“Claim(s) ___is/are allowed”)列出的权利要求。对于PCT-PPH,具备提出PPH请求的条件的权利要求包括对应局作为国际检索单位和/或国际初步审查单位在所作出的最新国际工作结果中明确表明了对应国际申请中具有可专利性的至少具有一项或多项权利要求。国际工作结果包括国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO/IPEA)及国际初步审查报告(IPER)。需注意,申请人不能仅基于国际检索报告(ISR)提出PCT-PPH请求。

  需要注意,在填写PPH请求表的“说明事项”一栏时,对于常规PPH需要填写OSF做出的所有工作结果的通知书的名称,包括授权决定;而对于PCT-PPH则仅需要填写最新国际工作结果的名称。

  另外,一般而言,当构成PCT-PPH请求基础的WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第VIII栏记录有意见时,该对应申请将被认为不具有可专利性。但是自2017年7月1日起,当第Ⅷ栏中的书面意见属于下述情形者,申请人可以向国家知识产权局提交PCT-PPH请求:(1)第Ⅷ栏中的审查意见不涉及向国家知识产权局提出PPH请求所对应的权利要求;或(2)第Ⅷ栏中的审查意见仅涉及说明书或附图所存在的缺陷。对于上述两种情形,在满足其他PPH请求适格性条件的前提下,申请人可向国家知识产权局提出PPH请求,并在《参与专利审查高速路(PPH)试点项目请求表》的E栏“说明事项”的第3项“特殊项的解释说明”中简述符合第Ⅷ栏提交情形的理由。若申请人未进行解释,则PPH请求仍会被驳回。

  另一方面,参与PPH项目还要求在先申请和后续申请的权利要求充分对应。在中国专利实践中,要求中国申请的权利要求与对应申请的可授权/具有可专利性的权利要求有相同的范围,或者中国申请的权利要求比对应申请的可授权/具有可专利性的权利要求范围小。

  在填写PPH请求表的“关于对应性的解释”一栏时,需要详细说明中国申请与对应申请的权利要求之间的充分对应性。若两申请的权利要求在文字上是完全相同的,申请人可仅在表中注明“完全相同”;若权利要求有差异,需要解释每个权利要求的充分对应性。一般情形如下:

  ①完全相同

  该中国申请是按照OEE申请的权利要求逐字逐句进行翻译的,即无论实质还是形式上其两者内容(包括权利要求的引用关系)完全一致,此时在该栏中填写“完全相同”字样。

  ②修改了引用关系

  两者间仅仅权利要求的引用关系发生了修改,无论该引用关系的修改是由于形式修改(比如权利要求副本重新编号)还是实质修改(比如为消除多项引多项而进行修改),均应指明两者间的引用关系是如何变化的。

  ③增加了技术特征

  中国申请的权利要求在OEE申请的权利要求基础上增加了来自于中国原始说明书和/或权利要求书中的某处的何种技术特征,申请人应详细指明技术特征的出处及其具体内容。一般而言应当使用如下表述方式填写:权利要求___是在OEE申请的权利要求___的基础上增加了来自于中国说明书/权利要求书___页___行的___的技术特征。

  关于上述第②点,需要特别注意的是,即使中国申请与对应申请的独立权利要求完全相同,从属权利要求在实质内容上完全相同但是修改了引用关系,需要明确区分对引用关系的修改是在对应可授权权利要求的基础上增加了技术特征还是减少了技术特征,而不能一味按照“修改了引用关系”的方式处理。如果从属权利要求由于修改了引用关系而相比于对应可授权权利要求减少了技术特征,则这实质上是扩大了权利要求的保护范围,不符合中国专利实践中所要求的“中国申请的权利要求的范围应与对应申请的可授权/具有可专利性的权利要求的范围相同或更小”。对此,一种处理方式是使得中国申请的从属权利要求对应于对应申请的更上位的可授权权利要求,按照在该更上位的权利要求的基础上增加了技术特征的方式进行处理。还需要注意的是,申请人通过增加技术特征以达到中国申请权利要求与对应申请的可授权权利要求具有对应性时,应当是在对应申请的权利要求的基础上增加来自于中国原始申请文件的说明书或权利要求书中的具体技术特征,而不是可以来自于所提交的修改的说明书或权利要求书,并且所增加的技术特征应当与中国申请原始文件中记载的技术特征具有完全一致的表述,且不能任意删除权利要求的技术特征。

  总而言之,中国国家知识产权局对PPH请求的审查是严格的形式审查,在实践中需要尽量避免不必要的形式缺陷从而浪费宝贵的机会,尤其需要特别注意对于对应申请的工作结果以及权利要求的对应关系的填写。

  PPH是随着全球专利申请量不断攀升且专利制度逐渐国际化、标准化发展的过程而建立的一种有利于申请人的程序性制度,申请人及代理人应当充分了解并利用这种制度,从而为自己获得更丰厚的无形资产。

  

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